Comment enregistrer une marque individuelle en Italie

Avec l'entrée en vigueur des modifications apportées au règlement d'application du code de la propriété industrielle, l'exigence de représentation graphique a été définitivement supprimée et le concept de marque a été élargi, conformément aux directives européennes. Une occasion de voir comment déposer une demande de marque individuelle en Italie.

Pour devenir titulaire d'une marque nationale en Italie (qui n'est valable que sur le territoire italien, y compris l'État de Saint-Marin), il est nécessaire de déposer une demande auprès de l'Office italien des brevets et des marques ("UIBM").

Une demande de marque peut être déposée par toute personne physique (y compris les mineurs et les étrangers, à condition qu'ils soient domiciliés dans l'un des pays de l'UE) ou morale. Plusieurs personnes peuvent être le propriétaire d'une même marque.

La demande peut être déposée directement par le titulaire ou ce dernier peut décider de se faire représenter (par des conseils en propriété industrielle habilités, en tant que mandataires, ou par des avocats, en tant que représentants) en vertu d’un mandat conféré par écrit.

Déposer une marque : quelle procédure en Italie ?

-    par voie électronique, directement sur le site de l'UIBM, avec un dispositif de signature numérique ;
-    sur papier auprès de n'importe quelle chambre de commerce (en utilisant des formulaires qui diffèrent selon la personne qui dépose la demande (titulaire ou mandataire / représentant) ;
-    ou par courrier à l’adresse de l’UIBM.

Avant de déposer une marque, il est important que le demandeur, par l'intermédiaire de ses conseils, effectue une recherche d'antériorité pour vérifier la disponibilité du signe pour les produits et services pour lesquels il a l'intention de demander l'enregistrement, afin de réduire le risque d'oppositions ou de contestations ultérieures.

Combien coûte l’enregistrement d’une marque individuelle ?

Pour un premier dépôt, le coût de l'enregistrement d'une marque individuelle est de 101 euros pour une seule classe de produits et de services et de 34 euros pour chaque classe supplémentaire (plus 34 euros pour le mandat en original, si le dépôt est effectué par l'intermédiaire d'un agent/représentant, outre les droits de timbre - 16 euros par tranche de 4 pages - et les frais de secrétariat de 40 euros).

L'UIBM n'effectue pas de recherches d'antériorité pour vérifier la nouveauté de la marque, mais il se limite à vérifier la recevabilité de la demande et la conformité aux exigences légales. La demande de marque est alors publiée pour faire courir le délai d'opposition à l'enregistrement par des tiers. Les demandes qui ne font pas l'objet d'opposition sont ensuite enregistrées.

L'enregistrement en Italie a une durée de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande et peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires – potentiellement infinies – de 10 ans (étant précisé que la demande de renouvellement d'une marque doit être déposée dans les 12 mois précédant le dernier jour du mois au cours duquel la période de 10 ans en cours expire, ou, après cette période, dans les six mois suivant le mois d'expiration avec l'application d'une surtaxe).

Le concept de marque récemment élargi

Le 9 septembre 2021 est entré en vigueur le décret 119 du 1er juin 2021 du Ministère du Développement économique, corrigeant le règlement d'application (décret 33/2010) du code de la propriété industrielle (« CPI »).
La nécessité de modifier le règlement de 2010, qui régit notamment les procédures de dépôt des demandes de marque, découle des changements introduits par le décret 15/2019, qui a transposé la directive (UE) 2015/2436 concernant le rapprochement des législations des États membres sur les marques et l'adaptation des législations nationales au règlement sur la marque UE.

Le décret 15/2019 a apporté des innovations importantes, notamment la suppression de l'exigence de représentation graphique de la marque (qui, en substance, empêchait l'accès aux nouveaux types de marques). Toutefois, ce n'est qu'avec le décret 119/2021 que la liberté de représentation de la marque a été définitivement établie, en prévoyant que la marque peut être représentée sous toute forme appropriée, à condition qu'elle puisse être reproduite de manière claire et précise, afin de permettre aux autorités compétentes et au public de déterminer l'objet de la protection conférée au titulaire. La représentation de la marque est en effet un élément décisif aux fins de la protection pertinente car elle définit l'objet de l'enregistrement et peut être accompagnée d'une description.

Le règlement de 2010 précise ainsi le mode de représentation des différents types de marques désormais définitivement admis ; est ainsi admise notamment la marque :
-    verbale, qui ne requiert pas de reproduction graphique ni couleurs ;
-    figurative, représentée par un signe dans lequel apparaissent tous ses éléments et, le cas échéant, des couleurs ;
-    tridimensionnelle, représentée par une reproduction graphique de la forme ;
-    à motifs répétés, dont la représentation montre le schéma de répétition ;
-    de couleur, dont la représentation fait référence à un code couleur généralement reconnu ;
-    sonore, représentée par un fichier audio ou une présentation précise en notation musicale ;
-    de mouvement, dont la représentation est un fichier vidéo ou une séquence illustrant le mouvement;
-    multimédia, représentée par un fichier audiovisuel;
-    holographique, dont la représentation est un fichier vidéo ou une reproduction graphique / photographique.

L'UIBM clarifiera davantage les aspects pratiques du dépôt de demandes pour des types de marques non traditionnelles.
Enfin, il convient de noter que conformément aux prescriptions européennes, la demande de marque doit contenir une liste analytique des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé.

Rédigé en collaboration avec Nicola Lattanzi, avocat au barreau de Milan, IP/IT Practice