Déposer sa marque aux USA : ce qu’il faut savoir

Ces personnes ou sociétés, assez communes aux États-Unis, enregistrent des marques sans intention de les utiliser et s’en servent ensuite comme moyen de pression contre des sociétés dont les marques ont été volées par ces « trademark trolls ». Leur but est de faire de la valorisation financière en cédant la concession de la licence à des prix mirobolants ou en réclamant des intérêts colossaux en échange d’une cession de licence, sous peine d’une action en justice pour contrefaçon.

Comment faire un dépôt de marque aux USA ?

Aux USA, l’enregistrement d’une marque doit être fondé sur une intention de bonne foi d’utiliser la marque dans le commerce interétatique. Le dépôt de marque aux USA s’effectue selon deux manières. 

Procéder à une extension sur le territoire américain

Dans un premier temps, il est possible pour le propriétaire de la marque de procéder à une extension sur le territoire américain de la protection accordée en France via le bénéfice de l’antériorité d’un dépôt étranger. 

En tant qu’entrepreneur, si vous avez déposé votre marque en France, vous disposez d’un droit de priorité dans les 6 mois suivants la date de son dépôt auprès de l’INPI ou l’OMPI, permettant une extension aux USA et rendant toute autre demande par un tiers, inopposable durant ce délai. 

La date d’obtention de la protection peut par ailleurs être rétroactive, en tenant compte de la date de priorité réclamée et non de celle du dépôt aux États-Unis.

Déposer sa marque auprès de l’Office des marques américaines

L’autre option, souvent plus judicieuse pour un déposant étranger, est de directement déposer sa marque aux USA auprès de l’Office des marques américaines, l’USPTO, ce qui nécessite toutefois l’intervention d’un avocat admis à un barreau américain, au fait de la législation du pays et de son fonctionnement fédéral, et chargé de représenter le déposant devant l’Office. 

En effet, en matière de propriété intellectuelle, la compétence est fédérale aux USA ce qui permet, lors d’un dépôt de la marque à l’USPTO, que la protection soit accordée sur l’ensemble du territoire au titulaire de la marque. 3 à 6 mois sont nécessaires avant qu’un examinateur de l’Office soit saisi du dossier, ce pour quoi nous vous conseillons de ne pas attendre d’être sur place pour effectuer les démarches puisque l’USPTO fera agir la protection sur la marque par rétroactivité au jour de la demande. 

Deux méthodes pour un dépôt de marque aux USA 

Ainsi, le déposant peut effectuer son dépôt selon deux méthodes : 

Une demande basée sur un dépôt étranger

Cette démarche implique que la marque ait déjà été déposée dans un autre pays. Il est à ce titre vivement recommandé d’effectuer une recherche d’antériorité sur le registre principal ou via une « common law search » (qui vise les demandes et les enregistrements fédéraux et les enregistrements d'État, mais aussi les utilisations non enregistrées de marques et de noms commerciaux), afin d’éviter toute action en contrefaçon.

À ce titre, il nous faut rappeler que la Convention de Nice a donné une classification internationale des produits et services des marques enregistrées. Cependant, même si cette classification s’applique également aux US, l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) n’a pas toujours la même interprétation de ce qui rentre dans les classes, faisant ainsi peser le risque de devoir abandonner aux États-Unis la classe pourtant enregistrée en France. 

L’enregistrement s’effectue au registre principal (Principal Register) directement auprès de l’USPTO, soit en se basant sur une marque préexistante déjà enregistrée ou en cours d’enregistrement (dépôt datant de moins de 6 mois) à l’étranger. 
Dans cette hypothèse, la date de dépôt aux US sera la même que celle de l’office qui a enregistré la première fois la marque. 

Un nouveau dépôt sans antériorité

Le dépôt peut sinon concerner une marque qui n’a pas été enregistrée auprès d’un autre office, que la marque ait déjà commencé à être utilisée par un service aux US ou non. 

Si la marque n’est pas encore exploitée aux USA

Lorsque la marque n’est pas encore en utilisation sur le sol américain, il s’agit d’un dépôt avec Intent to Use (intention d’usage), où le déposant s’engage à commencer à exploiter la marque de manière effective au plus tard dans les 6 mois qui suivent son dépôt, car l’enregistrement définitif n’est effectué que si preuve est apportée de l’usage effectif. 

Le délai de protection est accordé au titulaire pour 10 ans de manière renouvelable, à condition que dans les 6 mois qui suivent le Notice of Allowance (avis d’acceptation) de l’USPTO, le déposant ait effectivement exploité la marque, ou s’il n’en a pas fait l’utilisation pour des motifs légitimes, qu’il ait demandé une prorogation du délai pour 6 mois supplémentaires, renouvelables dans la limite de 3 ans.

Si la marque est déjà exploitée aux USA

Plus rapide, lorsque la marque est déjà exploitée aux USA cette dernière peut être déposée à l’USPTO avec la mention Use in Commerce (utilisée dans le commerce), lorsque son usage dans le commerce américain est réel et antérieur à la demande, en apportant la preuve de l’utilisation. 

Le délai de protection est également de 10 ans, avec possibilité de renouvellement. Toutefois, dans l’intervalle de ce délai de 10 ans, le propriétaire est tenu de signer une « declaration of continued use », entre la cinquième et sixième année d’utilisation, pour confirmer que la marque est restée en usage pour les produits ou services couverts par l'enregistrement, et appuyé de l'usage courant de la marque.

S’il est démontré que la marque est utilisée de manière ininterrompue depuis plus de 5 ans, elle bénéficie alors d’une présomption de validité, empêchant toute revendication des droits de propriété sur celle-ci.

À l’échéance du terme de la protection accordée à la marque, soit tous les 10 ans, une « declaration of continued use » est également requise. 

Le cabinet S. Grynwajc, avocat en propriété intellectuelle, vous accompagne dans vos démarches et procédures de protection de vos actifs incorporels par la propriété intellectuelle en Angleterre, aux États-Unis ou au Canada. Les systèmes d’enregistrement de brevets, de marques, droits d’auteur et autres titres de propriété intellectuelle et industrielle étant différents dans chaque pays, il est important d’être accompagné dans le cadre de ces démarches par un avocat expérimenté et disposant d’une double admission en France et dans le pays où vous cherchez à protéger vos actifs.