Lundi 25 janvier 2021

INFO PRATIQUE – Comment protéger sa marque en Chine ?

Par China Lens | Publié le 24/11/2020 à 17:26 | Mis à jour le 24/11/2020 à 17:53
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La lutte des marques étrangères contre les marques et les contrefaçons en Chine est bien connue et constitue un point de discorde central dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. L'enregistrement pour protéger une marque est la première mesure que les marques étrangères doivent prendre pour s'assurer qu'elles peuvent à la fois opérer en Chine et faire valoir leurs droits contre les contrefacteurs.

 

"Premier arrivé, premier servi"

Contrairement aux États-Unis et à de nombreux pays du Commonwealth - où une personne qui enregistre une marque doit montrer qu'elle utilise déjà la marque ou qu'elle a l'intention de l'utiliser - le système chinois des marques est le "premier à déposer". Cela signifie que la première personne à enregistrer une marque est effectivement propriétaire de la marque, indépendamment de la personne qui l'a utilisée précédemment.

Cela laisse la porte grande ouverte aux dépôts de marque dits de "mauvaise foi". Les pirates des marques enregistrent généralement la marque d'un tiers afin de tirer un profit important de la revente de celle-ci au propriétaire légitime de la marque lorsqu'ils pénètrent finalement sur le marché chinois (c'est ce qu'on appelle le squattage de la marque) ou de profiter de la notoriété de la marque en l'utilisant sur leur propre produit.

 

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Par conséquent, vous utilisez peut-être votre marque depuis des années, mais si un pirate de marque vient et enregistre votre marque, non seulement cela vous empêche de l'enregistrer en Chine, mais le pirate peut potentiellement vous poursuivre pour contrefaçon si vous utilisez la marque en Chine. Vous devez alors racheter la marque, entamer une longue bataille juridique pour la récupérer ou changer de marque.

Le piratage affecte les marques, qu'elles soient grandes ou petites. Par exemple, Donald Trump a été victime de piratage et d'une bataille de dix ans pour obtenir des droits sur sa marque "TRUMP" pour des services liés à l'immobilier, après qu'un individu ait déposé la marque en 2006, deux semaines seulement avant la propre demande de Trump.

 

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Même les grandes marques perdent, comme Facebook en a été victime, après avoir échoué à conserver ses enregistrements de marques pour des services informatiques en raison d'une marque antérieure pour "FACEBOOK". Un individu chinois a déposé la marque en 2006, avant que Facebook ne puisse prouver qu'elle bénéficiait d'une reconnaissance suffisante en Chine.

 

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Les pirates ciblent aussi généralement les petites marques montantes avant même qu'elles n'entrent sur le marché. Un piège courant est celui d'une entreprise qui fabrique ses produits en Chine, mais qui n'enregistre pas sa marque parce qu'elle ne vend pas en Chine. Cela les rend vulnérables à l'exploitation, comme nous l'avons vu lorsque la cargaison de marchandises d'une entreprise américaine destinée aux États-Unis a été saisie aux douanes chinoises. Un pirate avait enregistré leur marque et l'avait déposée auprès des douanes, ce qui signifie que toute marchandise portant cette marque était bloquée à l'exportation.

Cela a déclenché le début d'une longue bataille juridique pour récupérer la marque et prouver la mauvaise foi de l'individu. Entre-temps, la cargaison est devenue sans valeur et la fabrication a été transférée dans un autre pays.

 

Comment se défendre ?

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Dans des circonstances limitées, vous pouvez contester la demande de marque de mauvaise foi avant ou après son enregistrement. Toutefois, les seuils permettant de prouver que le pirate a agi de mauvaise foi ou que votre marque est notoirement connue sont élevés.

Par conséquent, si la marque n'est pas utilisée par le pirate, de nombreuses marques estiment que la meilleure option est d'attendre et d'essayer d'annuler la marque pour "non-utilisation", ce qui est possible trois ans après l'enregistrement de la marque.

Dans un développement positif, une mise à jour de la loi chinoise sur les marques, en novembre 2019, prévoit explicitement que la mauvaise foi et l'absence d'intention d'utilisation sont des motifs de rejet par l'Office des marques ou de contestation par des tiers, alors qu'auparavant il s'agissait plutôt d'une règle non écrite. Toutefois, on ne sait pas très bien quelle sera l'efficacité des nouvelles dispositions dans la pratique.

Le point à retenir : Si vous envisagez d'entrer sur le marché chinois à l'avenir ou de fabriquer des produits en Chine, au plus tôt vous enregistrez votre marque, au mieux c'est. Un petit investissement à court terme peut vous permettre d'économiser beaucoup d'argent et de vous épargner bien des soucis à long terme.

 

Protégez votre marque au sens large

De nombreuses marques choisissent d'enregistrer des marques "défensives", c'est-à-dire qu'elles demandent que leur marque couvre une gamme de produits et de services différents qui dépassent le champ d'application.

Cela s'explique principalement par l'ampleur du piratage en Chine, qui permet aux pirates de trouver des moyens créatifs d'utiliser votre marque sur différents types de produits. Par exemple, jusqu'à récemment, une société chinoise détenait un enregistrement de marque pour IPHONE couvrant des articles en cuir. Alors qu'Apple avait déposé sa marque pour les produits électroniques dès 2002, la société chinoise a déposé la marque pour les produits en cuir en 2007, l'année même où le premier iPhone d'Apple a été mis en vente.

Apple a perdu sa tentative d'empêcher l'enregistrement de la marque car elle ne pouvait pas prouver que sa marque était suffisamment connue en Chine jusqu'en 2009, date à laquelle l'iPhone a été vendu pour la première fois dans ce pays.

 

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Etuis de téléphone en cuir portant la marque IPHONE produits par la société chinoise Xintong Tiandi. Source : BBC

 

Deuxièmement, la Chine a un système de classification unique dans lequel chaque classe de biens et de services est divisée en sous-classes. Il en résulte que des articles apparemment similaires sont parfois classés comme dissemblables, par exemple les "vêtements" et les "foulards", qui relèvent tous deux de la classe 25, mais qui sont classés dans des sous-classes différentes.

Les pirates peuvent exploiter cette faille pour enregistrer et utiliser votre marque sur des produits qui sont manifestement similaires du point de vue du consommateur, mais qui sont dissemblables selon le système de classification des marques.

Par conséquent, la meilleure stratégie consiste à s'assurer que votre enregistrement couvre des articles similaires ou des articles que vous pourriez souhaiter commercialiser à l'avenir.

 

Pour répondre aux besoins de votre marché

Il est également important pour les clients étrangers de développer une marque en langue chinoise. Il arrive qu'une traduction directe soit impossible ou qu'elle ne sonne tout simplement pas bien. Prenons l'exemple du fabricant du produit de nettoyage "Mr Muscle" qui a utilisé la traduction directe jīròu xiānshēng (肌肉先生), dont la sonorité phonétique était la même que celle de "Mr Chicken Meat" (鸡肉先生) en chinois. Cela n'a pas plu aux consommateurs chinois, qui ont finalement dû changer leur marque pour "Mr Powerful".

 

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Le logo de Mr Muscle, marqué "Mr Powerful" en chinois. Source : Site web de Mr Muscle

 

D'autres options sont possibles, comme l'utilisation d'une translittération, par exemple McDonalds a adopté le nom "mài dāng láo" (麦当劳), ou la création d'une marque totalement différente uniquement pour le marché chinois. Dans tous les cas, un local est le mieux placé pour aider à concevoir un nom, car il peut choisir des caractères qui ont une signification positive en chinois.

En outre, il se peut que les consommateurs chinois aient déjà adopté un nom pour votre marque, il vaut donc la peine de faire quelques recherches au préalable. Par exemple, la gamme de chaussures pour enfants "Dynamo Free" de Nike est communément appelée en Chine "máo mao chóng" (毛毛虫), qui signifie "chenille", en s'inspirant de son design en forme de chenille.

 

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Chaussures Nike Dynamo Free. Source : Site de Nike

 

Ces dernières années, la Chine a montré son intention de protéger plus rigoureusement la propriété intellectuelle et de prouver qu'elle peut se mesurer aux normes internationales. Toutefois, les marques étrangères doivent encore faire face à des difficultés, en particulier si elles ne sont pas très présentes en Chine. Par conséquent, si vous espérez obtenir un certain succès auprès des consommateurs chinois, faites le premier pas en enregistrant votre marque dès que possible.

Restez à l'écoute pour obtenir de plus amples informations sur la propriété intellectuelle en Chine !

 

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Prenez contact avec nous !

Emily Flood, Bonnie Jiang et Chuxin Xu possèdent toutes des diplômes de droit des meilleures universités et ont plusieurs années d'expérience dans le conseil en propriété intellectuelle en Chine. Si vous avez des questions sur les marques en Chine, n'hésitez pas à les contacter via le lien vers le blog China Lens ci-dessous :

https://thechinalens.wordpress.com/

 

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China Lens

Après avoir vécu 3 ans à Shanghai et à Hong Kong, et travaillé comme avocate spécialisée dans la propriété intellectuelle pendant deux ans, j'ai décidé de partager mon expérience avec tous ceux qui souhaitent découvrir les multiples facettes de la Chine.
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